Hace no mucho tiempo, el registro de una marca constituía no sólo una fuente de derechos frente a terceros, ejercitables a través de las correspondientes acciones legales, civiles o penales. También garantizaba cierta inmunidad frente a marcas anteriores conflictivas cuyos titulares no se habían opuesto al registro (por desconocimiento u otra causa).

De esta manera, los propietarios de marcas anteriores que se sentían perjudicados por el uso en el mercado de una marca posterior también registrada, debían primero conseguir la nulidad del registro posterior y, sólo después de haberlo obtenido, instar las acciones de infracción e indemnización de daños y perjuicios.

Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la inmunidad que conferían de las marcas registradas ha ido diluyéndose.

Un hito importante para ello fue ampliación del plazo de interposición de acciones judiciales de nulidad contra la marca registrada. Esta ampliación se operó cuando el cómputo del plazo de prescripción (5 años en la legislación de nuestro entorno) dejó de tener una fecha de inicio cierta (dies a quo), contándose desde la publicación de la concesión del registro conflictivo, para pasar a ser incierta y contarse desde el momento en que el titular de la marca anterior “toleró” con “conocimiento” el uso de la marca conflictiva posterior.

Así, por virtud del principio de la facilidad probatoria, la acción de nulidad no comenzará a prescribir sino desde el momento en que el titular de la marca registrada posterior pueda probar que el titular de la marca anterior “conocía” y “toleraba” el uso de su marca.

Además, con el paso del tiempo, algunas circunstancias han favorecido que en la actualidad los titulares de marca no tengan la percepción de que sus registros son altamente vulnerables.

Una de ellas es la abstención de las Oficinas de Marcas en materia de conflictos privados. Así, los Registros en la actualidad no pueden denegar “por su propia iniciativa” (de oficio) una solicitud de marca idéntica o semejante o otra anterior, si el titular perjudicado no se opone. Ello puede conducir a que se conceda una marca idéntica a otra anterior, sin conocimiento de ninguno de los titulares concernidos. Ciertamente, aunque algunas Oficinas se proponen informar a los titulares de marcas anteriores, este servicio no siempre funciona de forma eficiente.

Por otro lado, últimamente se han popularizado herramientas de investigación de marcas disponibles en Internet, muy discutibles en cuanto a la calidad de la información ofrecida. Con frecuencia, conducen a conclusiones erróneas sobre la ausencia de posibilidades de litigiosidad de una marca.

La situación ahora se ha vuelto más complicada, merced a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21/02/2013 (caso C-561/2011), que ha determinado una modificación de la doctrina jurisprudencial española, operada a través de la Sentencia de fecha 14 de Octubre de 2014 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo.

En efecto, era doctrina jurisprudencial asentada que ante dos marcas registradas, la marca registrada anterior no podía ejercitar acciones de violación de su derecho contra la marca registrada posterior, hasta obtener la declaración judicial de nulidad de la misma.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 21 de febrero de 2013 (TJCE 2013, 52) (C-561/2011), ha decidido que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

El TJUE funda su decisión en que se hace «preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto», pues la protección de los mismos «se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero».

En consecuencia, el Tribunal Supremo ha procedido a modificar, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad, al igual que ya sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo y 51, apartado 2.

En resumen, los titulares de marcas deben analizar el margen de libertad de acción con que cuentan para usar sus registros de marcas.

Si no se hizo una investigación profesional antes de registrar su marca, ya no puede dar por supuesto que el registro le garantiza una explotación comercial pacífica de su marca.

Nuestra recomendación es que realice una auditoría para descartar riesgos legales con otras marcas anteriores, que podrían estar ya sopesando la posibilidad de demandarle.

Enrique Martin
Abogado
emartin@ibidem.es