A estas alturas del partido, como se dice habitualmente, la inmensa mayoría de los empresarios son conscientes de los riesgos que supone utilizar una marca de un tercero o no registrar las marcas, dejándolas expuestas a cualquier forma de piratería, incluso a riesgo de convertirlas en amenazas contra la propia empresa creadora.
Pero pocos empresarios son conscientes de que al bautizar un modelo o una colección de productos, el nombre o signo escogido puede también violar los derechos de un tercero.
En el extremo más claro – pues el Derecho es una ciencia esencialmente casuística – podemos imaginar a un fabricante de calzado deportivo que bautice una colección con el nombre “ADIDAS”. Obviamente, ese nombre es susceptible de inducir a confusión en el mercado, en perjuicio de los consumidores (que no deben ser inducidos a error en sus decisiones de compra), y permitiendo además un aprovechamiento parasitario del prestigio y reputación de la marca utilizada como nombre del modelo o colección.
Pero fuera de estos casos evidentes, si el nombre del modelo o de la colección se utiliza exclusivamente como una referencia comercial (de uso esencialmente interno) y no como una marca, puede ser compatible con el derecho de marca de terceros.
Imaginemos, por ejemplo, que una empresa utiliza un nombre de modelo que coincide con el de un empresario del mismo sector, pero lo hace según prácticas leales y constantes del comercio: subordinada siempre a la marca principal, con una presencia secundaria respecto de la marca principal y sin otros elementos que puedan por sí mismos ocasionar confusión entre las ofertas de uno y otro. El público identificará y elegirá la marca y sólo utilizará el nombre del modelo para la selección del producto concreto que desea comprar.
En ese caso, el nombre del modelo o de la colección NO REALIZA FUNCIONES DE MARCA, puesto que el driver o motivador de compra es la marca principal: el público compra el modelo o los productos de la colección por la marca y no por el nombre o referencia con que la empresa identifica el mismo. Podemos decir que una marca sirve para identificar “empresarios”, esto es, para que los consumidores conozcan el origen empresarial de los productos o servicios, mientras que el nombre del modelo sólo es una referencia logística que identifica “productos” o colecciones de productos concretos, agrupados por sus características de diseño, precio u otras.
En resumen, si el nombre del modelo o de la colección no cumple la función indicadora del origen empresarial, no concurre el presupuesto de infracción: el uso de la marca ajena.
Como resume la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante nº 325/2013 de 18 de julio:
En el sistema de la Directiva comunitaria de las marcas -Directiva 89/104/CEE, hoy 2008/95/CE- y en el Reglamento de Marca Comunitaria -40/94, hoy 207/09-, desde luego también en el sistema nacional de marcas – Ley 17/2001-, para que el uso de un signo por tercero pueda infringir una marca es preciso que tal signo sea usado a título de marca, pues sólo así se activa el ius prohibendi regulado, respectivamente, en los artículos 5, 9 y 34 de las normas citadas que refieren, todas ellas, la facultad del titular de la marca a prohibir a tercero el uso del signo en el tráfico económico.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo es reiterada en este sentido.
Así (y por orden cronológico), en la Sentencia de 23 de febrero de 1999 – asunto C-63/97, BMW AG y BMW Nederland BV contra Deenik – se dice que el artículo 5 de la Directiva sólo permite prohibir a terceros las utilizaciones de signos llevadas a cabo » …con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, es decir, como marca, o con fines distintivos «, doctrina que es asimismo reiterada en la Sentencia de 14 de mayo de 2002 -asunto C-2/02 Michael Hölterhoff contra Ulrich Freiesleben -, y en la Sentencia de 12 de noviembre de 2002 – asunto 206/01, Arsenal Football Club y Matthew Reed-, en la que el Tribunal señala que:
«… el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta…la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible de dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia «.
Esta jurisprudencia es seguida posteriormente por la Sentencia de 16 de noviembre de 2004 -asunto C-245/02, Anhersuer-Busch Inc- en la que, tras reiterar que el derecho de la marca debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial de garantizar a los consumidores la procedencia del producto, efectúa una interesante matización sobre el vínculo que debe apreciarse entre el uso del signo y la percepción del consumidor para determinar si hay o no uso a título de marca. Señala que hay uso a título de marca:
«… cuando el uso del signo que se imputa al tercero puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos del tercero y la empresa de procedencia de estos productos. A este respecto, es preciso comprobar si los consumidores afectados, incluidos aquellos a los que les presentan los productos una vez han salido del punto de venta del tercero, pueden interpretar que el signo, tal como lo utiliza el tercero, designa o tiene por objeto designar la empresa de procedencia de los productos del tercero (véase, en este sentido, la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartados 56 y 57).,… «.
Finalmente, la Sentencia de 25 de enero de 2007 -asunto C-48/05, Adam Opel AG, apart 21-, amplía el espectro de protección a aquellos usos de la marca que afecten a otras funciones de la misma: la función publicitaria o la indicación de calidad de los productos o servicios por ella distinguidos:
«… El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar anteriormente que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca …Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad.>>
En línea con esta tesis, los tribunales españoles también han admitido que existen usos inocuos de las marcas de un tercero, contra las que el propietario no puede invocar su derecho exclusivo.
Así por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Civil Sec. 15ª, 23.3.2006 (JUR 412121) dirimió el conflicto entre el titular de la marca de calzado “IMARA” frente al modelo denominado «AIR AIMARA 4» de NIKE. El Tribunal concluyó que no cabía predicar la presencia de un riesgo de confusión o asociación por el empleo por parte de la demandada, junto a las demás indicaciones habituales (tallas, identificaciones de empresa, códigos, tejidos, etc.), y dentro de una denominación más amplia (“AIR IMARA 4” y “AIR IMARA PLUS”), de la palabra “IMARA” en las cajas, puesto que, según señaló el tribunal, “no sirve para orientar en el comercio la decisión final del comprador, sino que éste, si acaso, advertirá cómo llama NIKE al modelo que previamente había decidido adquirir por su diseño o características. El vocablo IMARA, aunque similar a la marca IMARA MODA del actor, es utilizado por la demandada de forma accesoria, en elementos accesorios y en la comercialización de productos perfectamente distinguible”.
En suma, a la hora de bautizar un modelo o colección hay que observar unas sencillas precauciones:
a) Investigar el nombre para descartar que infrinja el derecho de terceros.
b) Evitar en cualquier caso marcas de competidores, así como marcas notorias o marcas renombradas de cualquier sector, para evitar acciones por infracción de marcas o incluso por actos de competencia desleal.
c) Si el nombre del modelo o la colección pudiera infringir el derecho de marca de un tercero, modificarlo o personalizarlo incorporando la propia marca, cifras, letras, o incluso iniciales, huyendo de la identidad absoluta.
d) En caso de duda, si el nombre de la colección se considera un activo de marketing valioso, registrarlo como marca.
e) Que la marca principal figure siempre en todos los soportes, ejerciendo de nexo o guía de la decisión de compra de los clientes.
Sin embargo, en caso de duda, el mejor consejo es solicitar consejo profesional de un abogado experto.