El ius variandi y el principio de continuidad registral formulado por la doctrina de los Tribunales y la práctica de la OEPM, implican que “el registro de una marca prioritaria ampara el uso y el registro de marcas similares y posteriores a favor del mismo titular.
Las marcas están en continua transformación y adaptación a un mercado aún más cambiante. El cambio de forma de una marca ayuda a mantener la continuidad de su impresión comercial acorde a las nuevas tendencias y las preferencias de los consumidores.
Un claro ejemplo lo constituye la marca GOOGLE, que diariamente cambia de logotipo manteniendo su fuerza y capacidad distintiva.
La Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas establece que el uso de la marca registrada ha de ser efectivo y real. Si bien dentro de las consideraciones a tomar en cuenta de los usos que se le pueden otorgar a una marca, podemos encontrar el apartado 2, literal a del artículo 39 de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, que establece lo siguiente: El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.
Con respecto al concepto de Ius Variandi, la jurisprudencia ha tenido un rol bien activo en la determinación de si el uso ha de calificarse como efectivo y real. Por ejemplo, en el caso J&B (STS 28-XI-1989) se consideró que la marca de Whiskey J&B estaba siendo utilizada pese a que existían cambios en la utilización del escudo y de la coloración de las letras”. Esto quiere decir que el uso distinto pero que no difiera en elementos que alteren significativamente la forma bajo la cual fue registrada una marca es lícito.
También la jurisprudencia ha estimado como usos efectivos y reales la utilización parcial de un signo registrado, la concentración de una marca en un vocablo, la utilización de una figura más estilizada de la realmente registrada, etc…
La Sentencia de la Audiencia provincial de Valencia de 21 de mayo de 2.003, sección 7ª (Sentencia nº 330) afirmó que no hay falta de uso aunque la marca se use en forma diferente al no estimarse que sea en el sentido total y de significación alteradora de la forma concedida:
“Frente a la solicitud de caducidad y subsidiaria nulidad de la marca por su no uso en la forma para la que se concedió, la prueba practicada evidencia que la marca sí se usa en la forma concedida, aunque no cabe duda que la demandada utiliza la misma en forma diferente pero sin que pueda estimarse que el mismo no se produce en el sentido total y de significación alteradora de la forma amparada por aquél que se exige para apreciar la caducidad. Y por lo que se refiere a la nulidad, la misma se deniega por estar prescrita la acción al no apreciarse mediado mala fe en la demandada en su solicitud, pues no gozando la marca de la actora de exclusividad para el producto y siendo conocido en el mercado, e incluso solicitado antes que por ella, por otras empresas, aunque la demandada lo fabricara y luego obtuviera ese registro posterior, no se puede entender que mediara mala fe por su parte, con lo que la prescripción de cinco años desde la publicación del registro hasta la presentación de la demanda concurre. Y respecto a la realización por la demandada de actos de competencia desleal, es cierto que la inexistencia de un derecho de exclusiva no supone automáticamente que unos empresarios puedan «copiar» las prestaciones de otros empresarios. Ahora bien, en relación con los actos de imitación y de confusión sobre el producto amparado por la marca de la actora, es obvio que, al margen de la diferencia fonética, la similitud de su forma y el riesgo de confusión teórico existe, pero no con su marca, sino con las múltiples que con dicha forma concurren en el mercado. Y tampoco hubo explotación y aprovechamiento de la reputación ajena sino un libre ejercicio de la competencia de mercado.”
En la misma línea se pronunció el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en fecha 12 de enero de 2006. En este caso se probó el uso efectivo de la marca nacional anterior en la forma en que se registró sin alterar el carácter distintivo, la estilización de letra o las mayúsculas.
“La prueba del uso efectivo de una marca anterior, nacional o comunitaria, en la que se basa una oposición contra una solicitud de marca comunitaria incluye la prueba del empleo de la marca anterior bajo una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada. En este caso, la utilización del signo no constituye un uso que altera el carácter distintivo de la marca nacional anterior. Los únicos elementos que diferencian la marca nacional anterior, tal y como fue registrada, del signo utilizado por la demandante son la estilización de la letra «q» y el uso de mayúsculas para designar el elemento denominativo de la marca nacional anterior. Pese a la estilización de la letra «q», el carácter distintivo de la marca nacional anterior continúa residiendo en el elemento denominativo de dicha marca globalmente considerado. La referida estilización no presenta un carácter especialmente distintivo de los productos respecto de los que la demandante ha aportado pruebas del uso de la marca anterior. Respecto al empleo de mayúsculas, éste carece de originalidad y tampoco altera el carácter distintivo de la marca nacional anterior. En consecuencia, la demandante ha demostrado el uso efectivo de la marca nacional anterior en la forma bajo la que ésta se hallaba registrada.”
Por lo tanto, el principio del Ius Variandi recoge la posibilidad que asiste al titular de una marca para adaptar su marca a las exigencias del mercado, pudiendo obtener coberturas registrales para estas posteriores adaptaciones de su marca que comparten un elemento dominante común.
En caso contrario se sometería al titular, al riesgo de sufrir o bien la obsolescencia de su marca desde el punto de vista marketing (obligándola a usar una marca antigua con un diseño desacompasado con los tiempos del mercado) o una acción de caducidad por no uso si no consigue registrar las variaciones de su marca para ajustarla a sus cambiantes estrategias de marketing.
Con respecto al Principio de continuidad registral, la jurisprudencia también lo ha delimitado estableciendo que puede ser aplicado cuando se aprecia la misma denominación o semejanza entre el signo aspirante y la marca prioritaria del mismo titular para el mismo ámbito frente al signo oponente intermedio.
Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos.
El problema planteado en no pocas ocasiones que resuelve la aplicación de este principio denominado de continuidad registral es si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella.
Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2012 (RC 6311/2011) establece:
“[…] Entrando en el examen de las pretensiones sustanciadas en la instancia debemos significar, en primer lugar, que resulta aplicable a este caso la doctrina de la continuidad registral, habida cuenta de la concurrencia de los requisitos que venimos exigiendo para poder admitir a registro una marca amparada en la prioridad registral de otra, por proteger el mismo ámbito que aquélla, con desplazamiento de las marcas intermedias.
En efecto, la doctrina de la Sala acerca de la continuidad registral, expresada entre otras, en nuestra sentencia de fecha 3 de diciembre de 2009 recaída en el RC 4239/2007 declara:
«El tribunal de instancia cita, para sustentar su fallo, la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982, 27 de febrero de 1984, 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987, y 26 de Marzo de 1988, entre otras.
La doctrina contenida en ellas afirmaba que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece «[…] ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible».
Por su parte la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2012 (RC 6189/2011) afirma en su fundamento jurídico 6º:
“[…]En todo caso, hemos de indicar que la pretendida doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca en apoyo de su tesis, consistente en que las marcas intermedias o la continuidad registral exige que la marca que se pretende registrar sea idéntica a la marca prioritaria del solicitante, no puede tampoco ser acogida, habida cuenta de que lo que esta Sala ha venido manteniendo es que la marca prioritaria y la que pretende su acceso al registro han de tener una misma denominación, no necesariamente una identidad entre ellas. Dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.”
Por lo tanto uno de los límites al Principio de continuidad registral atiende a la necesaria protección registral de las marcas «intermedias» solicitadas por un tercero cuando su ámbito aplicativo es diferente del de las marcas primitivas (circunstancia que posibilitó el registro de aquéllas) pero coincide con el de las nuevas marcas aspirantes. Es decir, no puede registrarse válidamente una nueva marca aspirante que coincida con las «marcas primitivas» en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo: permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las marcas intermedias solicitadas por un tercero que hayan accedido al registro.
Eduardo Pérez
Director Área Propiedad Industrial Ibidem Law&Strategy
